INTELLECTUAL PROPERTY
Wie machen?
Nutzenversprechen
Erfinderprozesse rechtssicher gestalten
IP Management beginnt an der Quelle der Innovation
Gutes IP-Management beginnt nicht erst bei der Anmeldung eines Schutzrechts. Es beginnt mit dem Erkennen und systematischen Erfassen von Innovationen. Gerade in technologiegetriebenen Branchen ist die unternehmensinterne Organisation rund um Erfindungen, Patente und Erfindervergütung ein zentraler Erfolgsfaktor. Strategischer Weitblick kombiniert mit operativ schlanken Prozesse auf einem juristisch soliden Fundament bilden dafür eine tragfähige Grundlage.
Erfindungsmeldungen: Prozesse schaffen Sicherheit
Die gesetzlich vorgeschriebene Erfindungsmeldung ist mehr als ein bürokratischer Akt – sie bildet die Grundlage für jeden weiteren Schritt im Patentierungsprozess. In der Praxis sehen wir häufig folgende Herausforderungen:
- Unerkannte Erfindungen und übersehene Potentiale
- Unvollständige oder verspätete Meldungen
- Fehlende Abläufe, keine systematische Erfassung und Verarbeitung
- Unklarheit über Miterfinder bei Teamleistungen
Ein strukturiertes Verfahren zur Erfassung, Prüfung und Bewertung von Erfindungen – idealerweise digitalisiert und eng mit F&E verzahnt – spart nicht nur Zeit, sondern sorgt dafür, die für das Unternehmen wirklich wertvollen Erfindungen auszuwählen und damit Investitionen punktgenau und nicht nach dem Prinzip Gießkanne zu tätigen. Ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt ist, dass sich hierdurch auch Risiken für mögliche Streitfälle erheblich reduziert lassen.
Erfindervergütung: Gesetzliche Pflicht, aber auch strategisches Führungsinstrument
Auch wenn die Vergütungspflicht gesetzlich geregelt ist, besteht ein großer Gestaltungsspielraum. Viele Unternehmen setzen auf interne Vergütungsrichtlinien oder Betriebsvereinbarungen, um Transparenz und Planbarkeit zu schaffen. Typische Themen:
- Bewertung der Erfindung
- Zeitlicher Bezug der Vergütung
- Umgang mit Gemeinschaftserfindungen
Wer hier klare Leitlinien etabliert, schafft Motivation und Vertrauen bei den Mitarbeitenden – und beugt Konflikten vor. Wir unterstützen Sie gerne dabei, die für Ihr Unternehmen am besten geeignete Lösung zu finden.
Awareness und Schulung: Ohne Wissen keine Meldung
Die Erfindungsmeldung ist zentraler Ausgangspunkt der IP-Wertschöpfungskette. Ein unterschätzter, aber entscheidender Baustein jeder funktionierenden Innovationskultur ist daher die gezielte Schulung von Mitarbeitenden – insbesondere in F&E, aber auch in angrenzenden Bereichen wie Produktentwicklung oder Qualitätssicherung. Denn nur wer weiß, was eine patentfähige Erfindung ist, wann sie zu melden ist und wie der interne Ablauf funktioniert, wird aktiv am Innovationsprozess teilnehmen.
In der Praxis bewährt haben sich:
- Managementschulung und Strategiefindung: Wie können Unternehmensziele durch Erfindungen und Innovationswertschöpfung bedient werden?
- Grundlagenschulungen zu Patenten und Arbeitnehmererfindungen
- Workshop-Formate mit Beispielen aus dem Unternehmenskontext
- Digitale Lernangebote zur orts- und zeitunabhängigen Sensibilisierung
- Ansprechpartner-Modelle in den Fachabteilungen für niedrigschwellige Erstkontakte
Besonders wertvoll: regelmäßige Schulungen neuer Mitarbeitender und gezielte Auffrischungsformate für bestehende Teams. So bleibt IP ein lebendiger Teil der Unternehmenskultur – nicht nur ein abstrakter Rechtsbereich ohne Bezug zum Arbeitsalltag.
IP-Workshops für Ihr Unternehmen
Wir bieten Unternehmen und Konzernen maßgeschneiderte IP-Schulungsformate an – von Grundlagenmodulen bis zu spezialisierten Trainings für Führungskräfte, F&E, IP-Manager oder Compliance-Teams. Unsere Workshops vermitteln:
- Praxisrelevantes Wissen rund um Erfindungen, Rechte und Pflichten
- Fallbeispiele aus der Unternehmensrealität zur direkten Anwendung
- Aktuelle Entwicklungen, z. B. zum Arbeitnehmererfinderrecht, internationalen Meldepflichten oder Vergütungsmodellen
Wir gestalten das passende Format für Ihr Unternehmen. Auf Wunsch unterstützen wir auch die Konzeption für unternehmensinterne IP-Schulungsprogramme.
Schon im Entwicklungsstadium über den Tellerrand blicken
Für internationale Unternehmen ist auch die rechtskonforme Erfindervergütung im Ausland relevant. Gerade bei globalen Entwicklungsprojekten stellt sich die Frage:
- Welches Recht gilt?
- Welche Melde- und Vergütungspflichten bestehen?
- Welche Reporting-Verpflichtungen gibt es gegenüber der Konzernmutter?
- Und wie bilden wir dieses Geflecht im Konzern möglichst schlank ab?
Ein gruppenweit einheitliches IP-Policy-Framework und dezentrale Ansprechpartner vor Ort helfen, den Überblick zu behalten.
Unsere Empfehlung
Eine starke IP-Position beginnt mit gut strukturierten internen Abläufen. Wir unterstützen unsere Mandanten beim Aufbau und der Optimierung ihrer Prozesse – von der Innovationserfassung über das Reporting bis zur Erfindervergütung und Schulung der Mitarbeitenden.
Sie wollen prüfen, ob Ihre internen IP-Abläufe wirklich greifen? Oder Ihr Team gezielt schulen lassen? Sprechen Sie uns an – wir zeigen, was möglich ist.
IP-Strategien im Konzern
Vom Schutzrechtshaufen zum strategischen Asset
Schutzrechte sind keine Sammelkarten, die mal hier oder da gehortet und bei Gelegenheit getauscht werden. In vielen Konzernen werden Patente, Marken und Designs oft aus Gewohnheit oder auf Initiative einzelner Abteilungen angemeldet. Ohne klare Strategie kann dies jedoch zu einer unübersichtlichen Schutzrechtsanhäufung führen, die mehr Kosten als Nutzen verursacht. Eine durchdachte IP-Strategie verwandelt Schutzrechte dagegen in wertvolle Assets, die aktiv zur Wertschöpfung des Unternehmens beitragen.
Vom Wildwuchs zur strategischen Ausrichtung
Eine unkontrollierte Schutzrechtsanhäufung führt oft zu:
- Kostenexplosion: Hohe Gebühren für Anmeldung, Verlängerung und Verteidigung, die das Budget belasten und Handlungsspielräume einengen.
- Unübersichtlichkeit: Ein überladenes IP-Portfolio, in dem relevante Schutzrechte nicht von unnötigen unterschieden werden.
- Verletzungspotenzial: Gefahr von Konflikten mit fremden Schutzrechten, Eigenkollisionen oder der Nichtnutzung wertvoller Rechte.
- Steuerfallen: Gerade im grenzüberschreitenden Bereich sind IP-Werte, Lizenzen und Wertschöpfung auch steuerrechtlich zu betrachten.
Eine durchdachte IP-Strategie setzt auf:
- Zieldefinition: Klarheit darüber, welche Technologien, Produkte oder Märkte gezielt geschützt werden sollen.
- Kosten-Nutzen-Bewertung: Identifikation von Schutzrechten mit echtem Mehrwert, während unwirtschaftliche Rechte aufgegeben werden.
- Portfoliokonsolidierung: Gezielte Bereinigung bestehender Rechte, um Verwaltungskosten zu senken und um die wahren Werttreiber zu identifizieren.
Schutzrechte als strategische Assets
Ein modernes IP-Management begreift Schutzrechte nicht mehr bloß als Absicherung gegen Nachahmer oder formale Pflichtübung. Vielmehr rücken sie in den Fokus strategischer Unternehmensführung. Richtig eingesetzt, zahlen Patente, Marken und Designs direkt auf wirtschaftliche Zielsetzungen ein – sei es in Form von Innovationsschutz, zur gezielten Positionierung am Markt, als Einnahmequelle oder zur nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswerts.
Gezielter Aufbau und aktive Nutzung von IP-Assets eröffnen vielfältige strategische Potenziale:
Wettbewerbsvorteile entstehen, wenn Schlüsseltechnologien, einzigartige Designs oder spezifisches Know-how konsequent geschützt werden. Damit sichern sich Unternehmen Alleinstellungsmerkmale, erschweren Marktzugänge für Wettbewerber und gewinnen Handlungsfreiheit bei der Produktentwicklung.
Einnahmequellen lassen sich erschließen, wenn nicht (mehr) genutzte Schutzrechte gezielt lizenziert oder veräußert werden. Ein professionell strukturiertes IP-Portfolio kann so zusätzliche Umsätze generieren und die Investitionen in Forschung und Entwicklung refinanzieren.
Verhandlungsmasse bietet ein solides Schutzrechtsportfolio in vielen geschäftlichen Konstellationen – etwa bei Verhandlungen über Kooperationen, bei der Gewinnung von Investoren, im Rahmen von M&A-Prozessen oder zur Absicherung eigener Positionen in rechtlichen Auseinandersetzungen. IP kann hier als Hebel für bessere Konditionen oder zur Risikominimierung eingesetzt werden.
Markenführung schließlich profitiert von einem konsistenten Schutzkonzept, das Marken, Logos und Produktdesigns in den relevanten Märkten absichert. So wird nicht nur die rechtliche Position gestärkt, sondern auch das Vertrauen Ihrer Kunden in Ihre Marke gezielt gefördert.
Umsetzung in der Praxis
Der Weg zu einem strategisch ausgerichteten IP-Portfolio erfordert keine radikale Umstrukturierung, sondern beginnt mit klaren Schritten, die sich gut in bestehende Unternehmensstrukturen integrieren lassen.
IP-Audits bilden eine gute Grundlage. Sie ermöglichen eine systematische Analyse des bestehenden Portfolios: Welche Schutzrechte bestehen? Welche sind wirtschaftlich relevant? Wo gibt es Lücken, Überlappungen oder nicht mehr genutzte Rechte? Nur mit einem vollständigen Überblick kann eine sinnvolle Weichenstellung erfolgen.
IP-Prozesse schaffen die notwendige operative Struktur. Sie regeln interne Zuständigkeiten und Abläufe – von der Erfindungsmeldung über die Bewertung bis hin zur Anmeldung und späteren Verwertung von Rechten. So wird sichergestellt, dass IP-Entscheidungen nicht zufällig, sondern planvoll und wiederholbar getroffen werden.
IP-Metriken machen den Erfolg der Strategie messbar. Wer Kennzahlen sinnvoll implementiert, kann Fortschritte dokumentieren, Entscheidungen validieren und die IP-Aktivitäten kontinuierlich verbessern.
Stakeholder-Einbindung schließlich ist entscheidend, damit IP nicht isoliert in der Rechtsabteilung verbleibt, sondern integraler Bestandteil unternehmerischer Entscheidungen wird. Forschung & Entwicklung, Marketing, Vertrieb, Controlling und Geschäftsleitung sollten gemeinsam an einem Strang ziehen, um Schutzrechte gezielt entlang der gesamten Wertschöpfungskette einzusetzen.
Unsere Empfehlung
Wir unterstützen unsere Mandanten dabei, aus einer unkontrollierten Schutzrechtsanhäufung ein strategisches IP-Portfolio zu entwickeln. Durch gezielte Strategieentwicklung, IP-Audits und optimierte Prozesse verwandeln wir IP in ein steuerbares und wertschöpfendes Asset.
Möchten Sie wissen, ob Ihre IP-Strategie wirklich greift? Wir analysieren bestehende Prozesse und zeigen Optimierungsmöglichkeiten auf.
Interne Lizenzierung und IP-Governance
Geistiges Eigentum (IP) ist in vielen Unternehmensgruppen ein wertvolles, aber oft unsichtbares und deshalb unterschätztes Asset. Regelmäßig werden Nutzungsrechte von mehreren Gesellschaften im Konzern benötigt, weshalb sowohl aus Effizienz- als auch aus Kostengründen ein klares Lizenzierungsmodell etabliert werden sollte. Im Konzernkontext bietet es sich dabei an, Patente, Marken, Designs und urheberrechtliche Lizenzen auf eine zentrale IP-Holding oder eine andere Konzerngesellschaft zu übertragen, um sie von dort aus zu verwalten und an die operativen Gesellschaften zu lizenzieren. Doch ohne klare Governance-Strukturen drohen Ineffizienz, rechtliche Risiken und Konflikte.
Warum sind Intergroup-IP-Lizenzen unerlässlich?
Auch wenn alle Gesellschaften einer Unternehmensgruppe unter dem Dach eines Konzerns stehen, handelt es sich juristisch um eigenständige Rechtsträger. Fehlen klare Lizenzvereinbarungen zwischen diesen Einheiten, können schwerwiegende rechtliche Probleme entstehen, beispielsweise:
- Patentnutzung: Die Muttergesellschaft besitzt ein Patent, das eine Konzerngesellschaft in ihren Produkten verwendet. Ohne Lizenz sind die Produkte der Tochter mit dem Mangel „Patentverletzung“ behaftet. Die eigenen Ihre Kunden könnten daraus Gewährleistungsansprüche oder Preisminderungen ableiten. Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten hat zudem jeder der beteiligten Staaten ein Besteuerungsinteresse, das zur Not eben geschätzt wird.
- Geheimhaltungsvereinbarungen: Eine Konzerngesellschaft hat einen wertvollen, geheimen Fertigungsprozess entwickelt, der in einer anderen Gesellschaft angewendet wird. Fehlende klare Regelungen bedrohen den Bestand des Geheimnisschutzes oder laden sogar zu dessen missbräuchliche Nutzung ein.
- Markennutzung: Eine Tochtergesellschaft nutzt eine Marke der Muttergesellschaft zur Vermarktung ihrer Produkte. Fehlt ein Lizenzvertrag, könnte die Marke ihre rechtliche Stärke einbüßen und Wettbewerber dazu einladen, auf Ihren Zug aufzuspringen.
Interne Lizenzierung: Struktur und Strategie
Die zentrale Verwaltung und Lizenzierung von IP innerhalb eines Konzerns kann nicht nur Risiken abschwächen, sondern auch strategische Vorteile freisetzen:
- Schutz und Kontrolle: Die zentrale IP-Gesellschaft verwaltet alle Schutzrechte und entscheidet über Anmeldungen, Verlängerungen und Verteidigung. So wird sichergestellt, dass IP systematisch und zielgerichtet genutzt wird.
- Flexibilität: Operative Einheiten erhalten die Nutzungsrechte (Lizenzen), die sie für ihre Geschäftstätigkeit benötigen, ohne selbst Inhaber der Schutzrechte sein zu müssen. Das fördert Agilität, da neue Produkte oder Märkte schneller bedient werden können.
- Kosteneffizienz: Einheitliche Lizenzmodelle reduzieren Verwaltungsaufwand und ermöglichen interne Verrechnung. Auch steuerliche Aspekte wie die Optimierung der Verrechnungspreise können durch Zentralisierung von IP unterstützt werden.
IP-Governance: Klare Verantwortlichkeiten, effektive Führung
Unterm Strich kann man von jedweden Lizenzierungsmodell im Konzern aber nur profitieren, wenn hierfür eine klare Strukturen und Mechanismen zur Verfügung stehen. Eine solide IP-Governance ist einer der wesentlichen Grundbausteine hierfür. Effektive IP-Governance bedeutet dabei weit mehr als nur ausoptimierte Vertaltung der Schutzrechte. Es geht darum, klare Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege festzulegen, die sicherstellen, dass IP als strategisches Asset erkannt und genutzt wird:
- Zuständigkeiten definieren: Welche Abteilung oder Gesellschaft ist für Anmeldung, Verwaltung und Verteidigung von Schutzrechten verantwortlich? Eine klare Rollenzuweisung verhindert, dass wichtige Entscheidungen unkoordiniert, zu spät oder gar nicht getroffen werden.
- Transparente Prozesse: Wie werden neue Erfindungen oder Markenanmeldungen erfasst und geprüft? Wer entscheidet über eine Anmeldung oder die Verteidigung im Konfliktfall? Ein standardisierter Erfassungs- und Prüfungsprozess sorgt für Effizienz.
- Klare Reporting-Linien: Regelmäßige Berichterstattung zur Nutzung und Einhaltung der internen IP-Richtlinien. Dabei sollte das Reporting sowohl in die operative Ebene (z. B. F&E) als auch an das Management erfolgen.
- Risikomanagement: Festlegung von Prozessen für den Umgang mit Geschäftsgeheimnissen und IP-Verletzungen, z. B. Identifikation, Eskalation und Maßnahmenplanung. Dazu gehören auch Maßnahmenpläne für den Fall von Streitigkeiten oder Lizenzverletzungen.
- Schulung und Sensibilisierung: Mitarbeitende in den relevanten Bereichen (F&E, Marketing, Vertrieb) sollten regelmäßig zu IP-relevanten Themen geschult werden. Nur so lässt sich sicherstellen, dass IP-Risiken erkannt und vermieden werden.
Steuerrechtliche Aspekte (Transfer Pricing)
Lizenzgebühren müssen marktüblich gestaltet und dokumentiert werden. So wie in der IP-Fachwelt Vokabeln wie Transfer Pricing, Arm’s Length Principle und
Verrechnungspreisrichtlinien der OECD häufig unbekannte Themen beschreiben, sind umgekehrt in Tax-Abteilungen IP-Prozesse sowie wie wahre Bedeutung von Marken, Patenten und anderen IP-Assets eher mit Fehlvorstellungen beladen. Gelingt die Kommunikation zwischen beiden Fachrichtungen nicht, kann es zu unerkannten Verletzungen von internationalen Verrechnungspreisrichtlinien und lokalen Steuervorschriften kommen. Jahre später tauchen dann unvermittelt U-Boote in Form von verdeckten Gewinnausschüttungen oder Doppelbesteuerungen auf. Das kann – sowohl für die Konzernkasse wie auch die Verantwortlichen in Führungspositionen – teuer werden.
Unsere Empfehlung
Eine klare IP-Governance und ganzheitlich durchdachte interne Lizenzierung machen IP zu einem steuerbaren und wertschöpfenden Asset im Konzern. Wir unterstützen unsere Mandanten bei der Entwicklung und Implementierung individueller Lizenzmodelle und IP-Policies – rechtssicher, praxistauglich und auf die Unternehmensstruktur abgestimmt.
Möchten Sie wissen, ob Ihre IP-Governance wirklich greift? Wir analysieren die bestehenden Prozesse und zeigen Optimierungsmöglichkeiten auf.
Schutz von Software und digitalen Geschäftsmodellen im B2B-Bereich
In der Digitalwirtschaft zählen Softwarelösungen und datengetriebene Geschäftsmodelle zu den wertvollsten Unternehmensressourcen. Ihre rechtliche Absicherung ist nicht nur eine Frage des Schutzes vor Nachahmung, sondern dient der Absicherung von Einnahmequellen und ist damit Voraussetzung für nachhaltige Wertschöpfung, rechtssicheren Vertrieb und Investitionssicherheit.
Gerade im B2B-Bereich, wo Unternehmen häufig komplexe Technologien und individualisierte Software an Geschäftspartner lizenzieren oder gemeinsam entwickeln, ist ein strategischer Umgang mit geistigem Eigentum unerlässlich.
Software als IP-Asset: Worauf Unternehmen achten sollten
Software ist ein komplexes IP-Asset, das unterschiedliche Schutzinstrumente berührt. Für Unternehmen ergeben sich daraus vielfältige rechtliche Herausforderungen – sowohl in der Eigenentwicklung als auch in der Nutzung durch Kunden oder Endverbraucher:
- IP-Design des Geschäftsmodells: Gut beraten ist, wer sich vor dem ersten Kick-off mit einem Entwicklungspartner oder Kunden klar macht, was potenziell möglich ist und welche konkrete Rolle die Entwicklung im eigenen Geschäftsmodell einnimmt. Dies stellt die Weichen für die weitere Behandlung im IP-Bereich.
- Rechtezuweisung von Anfang an: Bereits vor Beauftragung oder in frühen Entwicklungsphasen sollte klar vertraglich geregelt sein, wem die IP-Rechte an der Software zustehen – insbesondere bei Auftragsentwicklungen, agilen Methoden oder Kooperationsprojekten. Fehlende Regelungen führen oft zu Nutzungsblockaden oder langwierigen Klärungen.
- Vermeidung von Schutzrechtskonflikten: Vor der Markteinführung empfiehlt sich eine systematische Recherche zu bestehenden Marken-, Patent- oder Designrechten. So lassen sich Risiken kostspieliger Rechtsstreitigkeiten von Beginn an minimieren.
- Know-how- und Geschäftsgeheimnisschutz: Viele technische Ideen, Softwarestrukturen und Algorithmen lassen sich nicht wirksam durch formale Schutzrechte abdecken. Hier ist ein strukturiertes Konzept zum Geheimnisschutz entscheidend – inklusive dokumentierter Zugriffsregelungen und klarer NDA-Strukturen im Sinne des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes.
- Markenstrategien für digitale Produkte: Namen, Logos und visuelle Kennzeichen von Softwarelösungen sollten als Marke geschützt werden – nicht nur zur Absicherung gegen Nachahmung, sondern auch zur strategischen Markenbildung und der daraus folgenden Absatzsicherung.
- Sicherer Umgang mit Open Source: Der Einsatz von Open-Source-Komponenten ist heute Standard, bringt aber rechtliche Fallstricke mit sich. Unternehmen sollten verbindliche Prozesse für Lizenzprüfung, Dokumentation und OSS-Compliance etablieren. Copyleft-Effekte und Lizenzinkompatibilitäten lassen sich nur durch proaktive Steuerung vermeiden.
Vertragsgestaltung und Lizenzstrategien im B2B-Geschäft
Im B2B-Bereich steuern Verträge nicht nur den rechtlichen Rahmen, sondern auch die wirtschaftliche Nutzbarkeit und Skalierbarkeit digitaler Produkte. Lizenzverträge, Entwicklungsverträge und Servicevereinbarungen sollten daher präzise auf das jeweilige Geschäftsmodell zugeschnitten sein.
Zentrale Elemente in der Vertragsgestaltung:
- Rechteumfang und Nutzungsszenarien: Die Einräumung von Nutzungsrechten sollte klar, skalierbar und anwendungsnah formuliert sein – z. B. für unternehmensinterne Nutzung, Konzerngesellschaften, Weitervermarktung oder Integration in eigene Produkte.
- Rechte an Weiterentwicklungen: In agilen oder langfristigen Projekten ist die Frage zentral, wem neue IP („Foreground IP“) zusteht. Auch Nutzungsrechte an bestehender IP („Background IP“) sollten vertraglich definiert und abgegrenzt werden.
- Geheimhaltung und technische Absicherung: Der Schutz vertraulicher technischer Informationen sollte durch mehr als Standard-NDAs geregelt sein – z. B. durch klare Definitionen, abgestufte Zugriffsbeschränkungen und organisatorische Maßnahmen im Sinne des GeschGehG.
- Haftung und Freistellung: Haftungsfragen – insbesondere bei IP-Verletzungen oder bei unklaren Rechteketten – sollten klar vertraglich geregelt sein. Gängige Praxis im B2B ist die Kombination aus verschuldensabhängiger Haftung, summenmäßiger Begrenzung und Freistellungspflichten im Falle von Ansprüchen Dritter.
- Audit- und Compliance-Regelungen: Bei volumenbasierten Lizenzmodellen, interner Weitergabe oder komplexen Konzernstrukturen ist eine vertraglich definierte Möglichkeit zur Prüfung der tatsächlichen Nutzung unverzichtbar. Fehlen solche Regelungen, drohen im Ernstfall Nachzahlungen, Vertragsverstöße oder Reputationsschäden.
- Internationale Lizenzvergabe: Wer Software international vertreibt oder lizenziert, muss neben IP-rechtlichen Fragen auch steuerliche, exportkontrollrechtliche und datenschutzrechtliche Aspekte berücksichtigen. Gerade bei SaaS- oder Cloud-basierten Produkten ist eine vorausschauende, multilokale Vertragsgestaltung erforderlich.
Unsere Empfehlung
Ob Eigenentwicklung, Plattformmodell oder technologiegetriebene Kooperation – der rechtssichere Umgang mit Software und digitalen Geschäftsmodellen ist im B2B-Geschäft ein zentraler Erfolgsfaktor. Wir unterstützen Unternehmen bei der rechtlichen Strukturierung, vertraglichen Absicherung und strategischen Steuerung ihrer digitalen Assets.
Sie möchten Ihre Softwareprodukte, technischen Lösungen oder Plattformen rechtssicher schützen und vermarkten?
Wir beraten Sie fundiert, praxisnah und mit klarem Blick für Ihre unternehmerischen Ziele.
Stakeholdermanagement
In großen Unternehmen und Konzernen ist Geistiges Eigentum (IP) nicht nur ein rechtliches, sondern auch ein strategisches Thema. Es beeinflusst Innovation, Marktzugang und Wettbewerbsvorteile. Doch der wahre Wert von IP entfaltet sich nur dann, wenn alle relevanten Stakeholder in den IP-Prozess eingebunden sind, ihre jeweilige Rolle kennen und der durch IP geschaffene Mehrwert greifbar wird.
IP als gemeinsame Verantwortung verstehen
Der Wert eines Patents, einer Marke oder eines Designs ergibt sich nicht allein aus seiner Eintragung, sondern aus der durchdachten Nutzung. Der Nutzen kann dabei viele unterschiedliche Formen annehmen – von der im Produkt „verbauten“ IP bis hin zur Sperrung möglicher Austauschprodukte der Wettbewerber oder einer Versicherungspolice ähnlichen Wirkung.
Damit dies gelingt, ist ein gezieltes Stakeholdermanagement entscheidend. Ein effektives Stakeholdermanagement beginnt mit der Identifikation der beteiligten Abteilungen, ihrer spezifischen Interessen und der hieraus womöglich resultierenden Konflikte:
Stakeholder | Interesse an IP | Mögliche Konflikte |
F&E | Schutz von Innovationen | Zeit- und Budgetdruck vs. Absicherung durch IP |
Marketing | Markenschutz und Markenimage | Markenrechtsverletzungen, Schwächung der Marke durch Abweichung vom geschützten Zeichen in Kampagnen |
Vertrieb | Nutzung geschützter Produkte für Monopolbildung | Unklare Lizenzbedingungen, die zu Kundennachfragen und somit zu Verzögerungen beim Abschluss des Deals führen |
Management | IP als strategisches Asset | Fehlende Transparenz über IP-Risiken und IP-Wertbeiträge, daraus resultierende Unterschätzung oder verpassen von Chancen |
IT & Produktentwicklung | Schutz von Software und Geschäftsgeheimnissen | Einbindung unbekannter Lizenzen durch Open Source-Nutzung, Verlust von Geheimnisschutz durch mangelnde Vorgaben zur Unternehmenskommunikation |
Effektive Kommunikation und Sensibilisierung
Die meisten der genannten Konflikte entstehen aus einem Mangel an Wissen oder Verständnis bei den Stakeholdern. Diesen Konflikten kann man jedoch durch klare Kommunikation und Etablierung geeigneter Maßnahmen entgegenwirken. Zur Umsetzung bieten sich folgende Möglichkeiten:
- Regelmäßige IP-Schulungen: Spezifische Schulungen für F&E, Marketing und Vertrieb. Beispielsweise zu Themen wie Erfindungsmeldungen oder Lizenznutzung.
- IP-Richtlinien: Präzise Leitfäden für den Umgang mit IP in den einzelnen Abteilungen und zum Festhalten der grundlegenden Unternehmenspolitik.
- Awareness-Kampagnen: Interaktive Workshops oder E-Learning-Module, die den praktischen Umgang mit IP vermitteln.
Wichtig ist vor allem die frühzeitige Einbindung aller Mitarbeiter, die mit IP in Berührung kommen.
Call-to-Action im Stakeholder-Kontext
Neben der Aufklärung über Risiken sollte jeder Beteiligte klar erkennen, was zwingend zu tun ist, welche zusätzlichen Maßnahmen sinnvoll sein könnten und was unter keinen Umständen geschehen darf. So hat jeder Stakeholder auch eine Verantwortung, IP-Chancen oder Risiken zu erkennen und zu melden. Hier sollte eine transparente Kommunikationskultur etabliert werden:
- F&E meldet potenziell schutzfähige Innovationen frühzeitig an die Rechtsabteilung.
- Das Marketing klärt vor jeder neuen Kampagne, ob markenrechtliche Freigaben erforderlich sind.
- Der Vertrieb klärt ab, ob die genutzten Produkte und Marken lizenziert sind.
- Das Management bewertet regelmäßig IP-Chancen-Risiken-Nutzen und entscheidet über sich daraus abzuleitenden Maßnahmen.
- Die Rechtsabteilung kommentiert, bewertet und orchestriert die unterschiedlichen Aspekte und schlägt entsprechende Handlungsszenarien vor.
Konfliktvermeidung durch klare Prozesse
Unklare Verantwortlichkeiten führen häufig zu Streitigkeiten, Rückdelegation oder Verantwortungsdiffusion zwischen den Beteiligten. Um dies zu vermeiden, sollten klare Prozesse etabliert werden:
- IP-Entscheidungsprozess: Wer trifft welche Entscheidungen? Welche Ermessenspielräume bestehen dabei? Wer darf wann ein Veto einlegen und wann ist eine Entscheidung hinzunehmen und geräuschlos umzusetzen?
- Klare Meldewege: Wer meldet Erfindungen? Wer prüft Marken? Wer überwacht Risiken? Wie sehen Meldeketten und Notfallprozesse aus?
- Regelmäßige Abstimmungen: Ein gemeinsame IP-Runde mit Vertretern aller Interessengruppen kann komplexe Entscheidungen gemeinsam vorbereiten.
Praxisbeispiel: Stakeholdermanagement bei der Markenführung
Ein produzierendes Unternehmen entwickelt innovative Produkte und vermarktet diese unter einer traditionsreichen Markenfamilie. Die Markenrechte werden von der zentralen Rechtsabteilung verwaltet, die Business Units sind für die Produktentwicklung und den Vertrieb zuständig. Um sicherzustellen, dass die Marke konsistent genutzt und geschützt wird, wurden folgende Maßnahmen eingeführt:
- Die Rechtsabteilung erstellt regelmäßig Markenschutzberichte und informiert die Business Units über den Status der eingetragenen Marken.
- Die Business Units geben spiegelbildliches Feedback dazu, wie sich die Produktwelt entwickelt, damit die Rechtsabteilung sich (unweigerlich!) ergebende Lücken im Markenschutzsystem rechtzeitig schließen kann.
- Neue Produktnamen und Logos müssen vor der Markteinführung von der Rechtsabteilung geprüft und freigegeben werden.
- Ein „Markenhandbuch“ regelt, wie die Marken auf Produkten, in der Werbung und im digitalen Bereich verwendet werden dürfen.
- Das Management erhält quartalsweise einen Bericht über die wichtigsten IP-Aktivitäten, einschließlich KPI beispielsweise zu Marken-Coverage, Schutzrechtsverletzungen und Lizenzeinnahmen.
Unsere Empfehlung
Effektives Stakeholdermanagement ist kein Selbstzweck, sondern der Schlüssel dazu, dass IP als wertvolles Asset erkannt und genutzt wird. Wir unterstützen unsere Mandanten dabei, Stakeholder zu identifizieren, zu sensibilisieren und klare Kommunikations- und Entscheidungswege zu etablieren.
Möchten Sie Ihre IP-Prozesse gestalten? Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen, Stakeholdermanagement und IP-Schutz auf eine solide Basis zu stellen.
M&A und IP
Was im Transaktionsprozess oft übersehen wird
Mergers & Acquisitions (M&A) sind komplexe Prozesse, bei denen Unternehmen fusionieren, aufgekauft oder ausgegliedert werden. In diesem Umfeld spielen geistige Eigentumsrechte (IP) eine zentrale Rolle – oft ist IP sogar der wertvollste Bestandteil der Transaktion. Doch genau hier lauern viele Fallstricke: Häufig wird der Schutz, die Bewertung und die Absicherung von IP im M&A-Prozess vernachlässigt oder auf rein formaljuristische Aspekte reduziert. Das Ergebnis: Ein Katze im Sack, die in den Folgejahren des Business Case ausbremst oder gar verhindert.
IP-Due Diligence: Mehr als nur eine Checkliste
Im Rahmen der M&A-Due Diligence steht die Prüfung von IP-Rechten oft im Schatten anderer Themen wie Finanzen oder Compliance. Doch eine gründliche IP-Due Diligence ist unverzichtbar, um böse Überraschungen nach dem Deal zu vermeiden. Folgende Punkte gilt es abzudecken:
- Vollständige Erfassung der IP-Rechte: Alle eingetragenen Schutzrechte (Patente, Marken, Designs) sowie nicht eingetragene Rechte (Know-how, Geschäftsgeheimnisse) müssen identifiziert werden.
- Rechtekette prüfen: Sind die Schutzrechte tatsächlich auf die Zielgesellschaft eingetragen? Sind Rechteketten überprüfbar? Wie sorgfältig ist Ablauforganisation ausgestaltet?
- Bestehende Lizenzvereinbarungen: Welche Lizenzen wurden vergeben oder erworben? Sind diese auf Dritte übertragbar oder enden sie automatisch mit dem Eigentümerwechsel?
- Pendenzen und Rechtsstreitigkeiten: Gibt es laufende IP-Streitigkeiten? Wurden Schutzrechte bereits angegriffen oder wurden Abmahnungen ausgesprochen?
- IP-Bewertung: Wie hoch ist der Wert der IP? Ist sie technisch und wirtschaftlich noch relevant, oder handelt es sich um veraltete Rechte?
- Nicht alles ganz perfekt? Das muss nicht zwangsläufig ein Show-Stopper sein. Im Gegenteil: Wer den Mut hat, ungeschliffene Diamanten zu erwerben, kann Großes daraus formen – vorausgesetzt, es ist klar, was und wo später geschliffen werden muss.
IP-Verträge im Fokus: Risiko versteckt im Kleingedruckten
Neben der formalen Prüfung der IP-Rechte müssen insbesondere auch die damit verbundenen Verträge sorgfältig analysiert werden. Hier verbergen sich häufig Risiken:
- Lizenzvereinbarungen: In vielen Fällen sind Lizenzverträge an die Person des Lizenzgebers oder -nehmers gebunden und enden bei einem Eigentümerwechsel automatisch (sog. „Change of Control“-Klauseln).
- Kooperations- und Entwicklungsvereinbarungen: Gibt es Joint Development Agreements (JDAs) oder Kooperationsverträge, in denen IP geschaffen wurde? Wer ist Inhaber der Rechte an diesen Entwicklungen und wie werden bei Mitinhaberschaften Entscheidungen getroffen?
- Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDAs): Sind alle relevanten Geschäftsgeheimnisse und Know-how durch wirksame NDAs abgesichert?
- Intercompany Verträge: Welche IP-Abhängigkeiten bestehen zu verbundenen Unternehmen und erfüllen diese beispielsweise steuerrechtliche Vorgaben oder wandern diese Risiken mit zum Erwerber?
- IP-Versicherungen: Wurde für bestimmte Rechte eine IP-Versicherung abgeschlossen? Was passiert im Schadenfall?
Im Rahmen der Due Diligence sind alle Verträge zu den Schutzrechten zu prüfen und strukturiert aufzubereiten. Nur so kann ermittelt werden, welchen wirtschaftlichen Wert die vorhandenen Schutzrechte überhaupt haben oder ob es sich lediglich um scheinbar werthaltige, aufgrund vertraglicher Beziehungen aber tatsächlich um rechtlich und wirtschaftlich eingeschränkte Rechte handelt.
IP-Bewertung: Keine Zahl ohne Substanz
Im M&A-Kontext ist IP oft einer der wertvollsten Vermögenswerte. Eine präzise Bewertung ist entscheidend, um den Transaktionspreis realistisch anzusetzen und Spielraum für Verhandlungen zu eröffnen. Hierbei sind verschiedene Perspektiven zu beachten:
- Formale Bewertung: Sind IP-Rechte auf dem neuesten Stand? Wurden sie regelmäßig gewartet und bezahlt?
- Wirtschaftliche Bewertung: Welche Umsätze werden durch IP-geschützte Produkte generiert? Gibt es laufende Lizenzgebühren? Wie wirken sich Laufzeitbegrenzungen auf künftige Umsätze aus? In welchem Lebenszyklus befinden sich die Schutzrechte und ist das Portfolio ausgewogen?
- Juristische Bewertung: Wie belastbar ist das Portfolio? Gibt es anhängige Einspruchs- oder Löschungsverfahren?
- Marktstellung: Wie bekannt und wertvoll ist eine Marke? Gibt es Konflikte in wichtigen Märkten?
Der Wert von IP kann nur dann aussagefähig sein, wenn er diese verschiedenen Aspekte in sich vereint. Hierzu bedarf es eines interdisziplinären Teams von Experten, die gemeinsam daran arbeiten, sämtliche Facetten der IP-Landschaft zu beleuchten und potenzielle Risiken und Chancen aufzeigen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, nicht nur rechtliche Herausforderungen zu bewältigen, sondern auch strategische Vorteile zu identifizieren, die das Investitionsportfolio stärken können.
Unsere Empfehlung
IP im M&A-Prozess ist weit mehr als eine Formalie – es ist ein zentraler Werttreiber und Risikofaktor zugleich. Unsere Kanzlei unterstützt Sie dabei, IP-Risiken frühzeitig zu erkennen und abzusichern. Wir begleiten Sie durch den gesamten Transaktionsprozess – von der strategischen Planung und Vorbereitung eines Deals, der Durchführung der Due Diligence bis hin zur Post-Merger-Integration.
Möchten Sie sicherstellen, dass Ihr M&A-Prozess leistungsfähig ist? Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen, Chancen zu erkennen und IP-Risiken zu minimieren.
LET’S THINK ABOUT THIS …
Was ist nötig?
Abwägung Sicherheit / Risiko
Förderprogamme
Zeitschiene
Sicherheit
Risiko
2. Förderung WIPANO des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
Diese Patentförderung steht Unternehmen und Forschungseinrichtungen zur Verfügung, um die Finanzierung von Kosten und Gebühren für Anmeldeverfahren wie die Patentanmeldung und den Patentanwalt zu unterstützen. Voraussetzung für Antragsteller aus der Privatwirtschaft ist die Gründung des Gewerbes und der Betrieb des Haupterwerbs in Deutschland. Vorgesehen ist diese Förderung ausschließlich für KMU. Zudem darf das Vorhaben noch nicht begonnen haben und keine Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung aus den letzten fünf Jahren vor Antragstellung vorliegen.
Das Programm hat drei Themenschwerpunkte:
Untersuchung der Aussicht auf Erteilung eines Patents
Analyse der Wirtschaftlichkeit
Beratung und Unterstützung bei der Schutzrechtsanmeldung und der Entwicklung einer Schutzrechtsstrategie
Das Förderprogramm unterscheidet fünf Leistungspakete (LP):
Paket 1: Beratung und Detailprüfung Neuheit, max. Fördersumme EUR 800,00
Paket 2: Detailprüfung wirtschaftliche Verwertung, max. Fördersumme EUR 800,00
Paket 3: Beratung und Koordinierung zur Patentanmeldung, max. Fördersumme EUR 1.000,00
Paket 4: Patentanmeldung, max. Fördersumme EUR 10.000,00
Paket 5: Maßnahmen zur Verwertung des Patents, max. Fördersumme EUR 4.000,00
Die Obergrenze der förderfähigen Leistungen beträgt EUR 33.150,00. Davon werden maximal 50% gefördert, d.h. EUR 16.575,00 mit einer Maximalförderdauer von 24 Monaten.
Je nach Branche / Ausrichtung des Unternehmens gibt es noch eine Vielzahl weiterer Fördermöglichkeiten, die im Einzelfall betrachtet werden sollten. Gerne stehen wir dazu als Partner an Ihrer Seite!
- Das Budget: Durch eine Markenanmeldung entstehen zunächst Kosten, sowohl für die Amtsgebühren als auch für Ihren Anwalt. Die günstigste Variante ist eine Markenanmeldung nur für Deutschland. Eine EU-Markenanmeldung bietet einen größeren Schutzbereich, ist aber dementsprechend teurer. Die Wahl des Schutzumfangs hängt davon ab, in welchem Raum Sie wirtschaftlich tätig werden wollen.
- Die Investitionen: Wenn Sie vorhaben, in Materialien, Produkte oder Werbung zu investieren, die Ihre Marke zeigen, sollten Sie die Marke vorher schützen lassen. Sofern Sie nämlich eine Marke verwenden, die bereits von einem anderen Unternehmen geschützt ist, können Sie abgemahnt oder verklagt werden. Besonders teuer kann es dann werden, wenn Sie Ihren Lagerbestand an Materialien und Produkten wegen Markenverletzung vernichten müssen. Auch droht der Rückruf von Produkten aus dem Markt. Letztlich wird dann auch eine neue Marke aufgebaut und in den Markt eingeführt werden, was rechtlich gesehen den Markenprozess von vorne startet und aus Kundensicht zumindest zu Fragen führt, die keiner gern beantwortet.
- Die Zeit: Eine Markenanmeldung dauert in der Regel mehrere Monate, bis sie vom Markenamt geprüft und eingetragen wird. Wenn Sie also Ihre Marke schnell schützen wollen, sollten Sie diesen Vorgang möglichst früh starten.
- Der Wert der Geschäftsidee: Eine Marke ist nicht nur ein Name oder ein Logo, sondern auch ein Symbol für die Qualität, das Image und die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens. Wenn Sie also eine innovative oder einzigartige Geschäftsidee haben, die sich von der Konkurrenz abhebt, sollten Sie diese durch eine Marke flankieren, um sich einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und um Ihre Kunden zu binden.
Im Rahmen der Internationalisierung von Marken ist Zeit der bestimmende Faktor. Unterschätzen Sie nicht, wie viel Zeit für (a) die Planung der Markenstrategie, (b) die Vorbereitung der Markenanmeldungen und (c) die Durchführung der Markeneintragungsverfahren bei den Markenämtern benötigt wird.
Die Zeitplanung dient dazu, dass Sie zu Ihrem geplanten Markteintritt bereits über eingetragene Marken verfügen. Anderenfalls laufen Sie in das Risiko, dass Sie in einem bestimmten Land die Marken nicht verwenden können oder Sie den Markenschutz erst erhalten, wenn die Produkte bereits auf dem Markt sind.
- Planung der Markenstrategie
Setzen Sie für diese Planung maximal sechs Monate an, sofern Sie die nachfolgenden Überlegungen nicht bereits im Rahmen Ihrer Erstanmeldung getätigt haben. Warum sechs Monate? Die Sicherung eines frühen Zeitrangs ist für die Planung von Markenanmeldungen wichtig. Als Markenanmelder haben Sie das Recht, innerhalb von sechs Monaten nach dem Anmeldetag Ihrer ersten Marke diese gleichlautende Marke auch im Ausland anzumelden und dabei den Zeitrang (die Priorität) Ihrer Erstanmeldung in Anspruch zu nehmen. D.h., im Ergebnis erhalten Ihre weiteren Nachanmeldungen in diesem Sechsmonatszeitraum die gleiche Prorität zugesprochen wie Ihre Erstanmeldung. Legen Sie im ersten Schritt fest, welche Länder für Sie wirtschaftlich relevant sind.
Für diese Länder sollte jeweils abgeklärt werden, ob Ihr gewählter Begriff die Schutzvoraussetzungen für eine Marke erfüllt. Wichtig ist, dass jedes Markenamt beispielsweise aufgrund von sprachlichen Bedeutungen die Eintragungsfähigkeit eines Begriffes anders beurteilt. Weiterhin ist abzuklären, ob ältere Drittrechte bestehen, die Ihrer Marke gefährlich werden können. Sollten in einem Land bereits ältere, identische oder ähnliche Marken von anderen Unternehmen existieren, besteht die Gefahr, dass Sie diese Marken verletzen und dafür in Anspruch genommen werden. - Vorbereitung der Markenanmeldungen
Ein weiterer Schritt für den Sie ausreichend Zeit einplanen sollten, ist die Vorbereitung der Markenanmeldungen.
Hierbei ist das Ausfüllen und Einreichen des Markenanmeldungsformulars beim Markenamt mit geringem Zeitaufwand erledigt und daher nicht der zeitkritische Punkt.
Zeitintensiv ist meist eher das Beschaffen von zusätzlichen Unterlagen, wie Heimatbescheinigungen über die Basismarke oder Vollmachten. Beispielsweise werden in arabischen Ländern Vollmachten in einer notariell beglaubigten und legalisierten Form oder mit einer Apostille versehen benötigt. Da die Dokumente im Rahmen der Legalisierung den Weg über Behörden und Konsulate oder Botschaften gehen, können hier mehrere Wochen verstreichen.
Wenn Sie im EU-Ausland Markenschutz erlangen wollen, raten wir dazu, einen ausreichenden Zeitpuffer in Ihre Planung aufzunehmen, um den speziellen Anforderungen der Markenämter für die Dokumentenbeschaffung nachzukommen. - Durchführung der Markenprüfungs- und -eintragungsverfahren
Sind die Markenanmeldungen auf den Weg gebracht, werden im nächsten Schritt die nationalen Ämter die Anmeldungen prüfen. Die Prüfungsverfahren bei den Markenämtern nehmen mehrere Monate in Anspruch. Nicht selten dauert es bis zum Abschluss des Gesamtprozesses 12 bis 18 Monate.
Die Markenämter prüfen die Schutzvoraussetzungen einer Marke. Bevor die Marke eingetragen wird, kann es im Rahmen des Prüfungsverfahrens erforderlich werden, amtliche Beanstandungen auszuräumen. - Die Beanstandungen sind sehr unterschiedlich. Hier stellen wir Ihnen nur eine Auswahl dar:
Häufig beanstanden die Markenämter die Wahl der Begriffe in den Verzeichnissen der Waren und Dienstleistungen. Insbesondere dann, wenn die Verzeichnisse der Basismarke eingereicht werden müssen, um den Prioritätsanspruch (s.o.) geltend zu machen, passiert es, dass ein nationales Markenamt zusätzliche Anforderungen an die Begriffswahl stellt. - Einige Markenämter fordern die Klarstellung der Rechtsform der ausländischen Gesellschaft des Anmelders.
- Schließlich werden einige nationale Markenämter, insbesondere im asiatischen Raum, prüfen, ob dort bereits identische oder ähnliche Marken im Register stehen. Für diesen Fall kann die neue Marke nur dann eingetragen werden, wenn die Verwechslungsgefahr mit diesen älteren Rechten beseitigt wird. Hierzu steht Ihnen eine Auswahl an verschiedenen Maßnahmen zur Verfügung, wie die Erteilung von Zustimmungserklärungen durch den Inhaber der älteren Marke, der Abschluss einer sog. Koexistenzvereinbarung, oder die Einreichung von Löschungsanträgen gegen die älteren Marken.
Fazit
Sie denken darüber nach, eine Marke anzumelden, sind sich dabei aber nicht sicher, ob bereits ähnliche oder sogar identische Marken bei den Markenämtern registriert sind? Dann empfehlen wir Ihnen, eine Markenrecherche durchführen, um bereits vor der Markenanmeldung ein mögliches Konfliktpotenzial mit älteren Markeninhabern aufzuzeigen und eine Einschätzung abzugeben.
1. Was versteht man unter einer Markenrecherche?
2. Welche Erkenntnisse erlange ich durch eine durchgeführte Markenrecherche?
Durch die Markenrecherche soll das Risiko aufgezeigt werden, ob mit der geplanten Markenanmeldung Rechte von älteren, bestehenden Marken oder Unternehmenszeichen verletzt werden.
Aufgrund dessen empfehlen wir eine Markenrecherche vor der Anmeldung der Marke durchzuführen, um vorab ein mögliches Konfliktpotenzial mit älteren Markenrechten ausfindig zu machen und dadurch zeit- und kostenintensive Streitverfahren zu vermeiden.
Welchen Arten von Markenrecherchen gibt es?
a.) Bei der Durchführung der Markenrecherche gibt es verschiedene Arten:
Mit Hilfe der Identitätsrecherche wird geprüft, ob bereits Marken in identischer Form für identische Waren und / oder Dienstleistungen von Dritten angemeldet bzw. eingetragen wurden. Die Identitätsrecherche erfasst nur genau gleiche Marken, d.h. Marken deren Zeichenreihenfolge mit der geplanten Marke übereinstimmen. Dabei werden auch kleine Abweichungen, wie Groß- und Kleinschreibung, sowie Leerzeichen o.ä. erfasst.
b. Im Gegensatz dazu werden bei der Ähnlichkeitsrecherche auch Marken erfasst, die im Hinblick auf das Schriftbild, die grafische Gestaltung, den Wortlaut oder das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis Ihrer geplanten Marke ähnlich sind. Die Ähnlichkeitsrecherche ist somit deutlich komplexer und umfangreicher als die Identitätsrecherche. Mit Hilfe der Ähnlichkeitsrecherche werden somit deutlich mehr potenzielle Konfliktrisiken vorab aufgezeigt als bei einer Identitätsrecherche.
c. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, eine Firmennamenrecherche durchzuführen. Eine solche Recherche wird empfohlen, wenn die Marke auch als Unternehmensname genutzt werden soll. Im Übrigen gibt es weitere Arten von Recherchen, wie zum Beispiel die Domain-, Bildmarken- oder auch Designrecherchen.
4. Wie kann man sich die Durchführung der Recherche vorstellen und mit was für Kosten ist zu rechnen?
Die Recherche kann für diejenige Länder durchgeführt werden, für die die Benutzung bzw. die Anmeldung der Marke angestrebt wird. Die Recherche kann zum Beispiel auf das deutsche Markenregister begrenzt werden oder die DACH-Region und / oder die europäischen Marken umfassen. Zudem besteht die Möglichkeit, den Fokus der Recherche auf verschiedene Regionen oder auch speziell auf einzelne Länder, in denen die Markenanmeldung vorgesehen ist, zu legen. Nach Durchführung der Recherche werten wir im Anschluss die Treffer hinsichtlich eines möglichen Konfliktpotenzials aus und erstellen Ihnen einen Recherchebericht mit allen relevanten Informationen. Die Höhe der Kosten für die Durchführung der Recherche und Auswertung der Treffer hängt von der Art der Recherche, vom Umfang der zu prüfenden Länder und der Anzahl der zu prüfenden Waren- und Dienstleistungsklassen ab.
5. Beispiele
Nachfolgend zeigen wir Ihnen einige Beispiele, die von den Gerichten als identisch bzw. nicht identisch oder ähnlich bzw. unähnlich eingestuft wurden (Quelle: EUIPO Guidelines (europa.eu)):
- Wortmarken vs. Wortmarke
(1) Identische Wortmarken
Älteres Zeichen Markenanmeldung Nummer der Rechtssache BLUE MOON Blue Moon 27/01/2011, R 835/2010-1 GLOBAL CAMPUS Global Campus 23/01/2009, R 719/2008-2 (2) Nicht identische Wortmarken
Älteres Zeichen Markenanmeldung Nummer der Rechtssache She, SHE S-HE 23/09/2009, T391/06, EU:T:2009:348 (3) Ähnliche Wortmarken
Älteres Zeichen Markenanmeldung Nr. der Rechtssache (Grad der Ähnlichkeit) ARTEX ALREX 17/11/2005, T-154/03, EU:T:2005:401 (sehr hoch) MARILA MARILAN 27/01/2011, R 799/2010-1 (hoch) EPILEX E-PLEX 24/05/2011, T-161/10, EU:T:2011:244 (mittel) (4) Unähnliche Wortmarken
Älteres Zeichen Markenanmeldung Nummer der Rechtssache CAPOL ARCOL 25/03/2009, T-402/07, EU:T:2009:85;
04/03/2010, C-193/09 P, EU:C:2010:121 - Bildmarke vs. Bildmarke
(1) Identische Bildmarken
Älteres Zeichen Markenanmeldung Fall 
28/02/2013, B 2 031 741 (2) Nicht identische Bildmarken
Älteres Zeichen Markenanmeldung Fall 
31/03/2011, R 1440/2010-1 
12/04/2013, 7078 C (3) Ähnliche Bildmarken
Älteres Zeichen Markenanmeldung Nr. der Rechtssache (Grad der Ähnlichkeit) 
03/09/2007, R 1454/20054; bestätigt durch 18/06/2009, T418/07, EU:T:2009:208 (mittel) 
16/01/2014, T383/12, EU:T:2014:12 (hoch) (4) Unähnliche Bildmarken
Älteres Zeichen Markenanmeldung Nummer der Rechtssache 
11/05/2005,
T-390/03, EU:T:2005:170
23/01/2008,
T-106/06, EU:T:2008:14
6. Markenkollision
Nach der Anmeldung oder der Eintragung Ihrer Marke ist die Einrichtung einer Markenkollisionsüberwachung sinnvoll.
Der Vorteil dieser Überwachung ist, dass ähnliche / identische Markenanmeldungen frühzeitig erkannt werden. Sofern solche Treffer ausfindig gemacht sind, kann im nächsten Schritt die aufgefundene Marke mit Hilfe eines Widerspruchs aus den Markenregistern entfernt werden. Ein solches frühzeitiges Widerspruchsverfahren beim Markenamt ist oftmals kostengünstiger als die Führung eines Löschungsverfahrens nach erfolgter Eintragung einer Marke. Sind Drittmarken nämlich eingetragen, kann ein höherer Aufwand in Form von Löschungsverfahren entstehen, um solche Marken aus den Markenregistern löschen zu lassen.
Denn die Ämter prüfen während des Anmeldeverfahren nur, ob absolute Schutzrechte entgegenstehen. Nicht aber, ob die Markenanmeldung gegen ältere Markenrechte verstößt.
Wenn ein Dritter nach der Veröffentlichung der Markenanmeldung einen Widerspruch einlegt, prüft das Amt, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken vorliegt. Ist dies der Fall, wird die Eintragung der Marke teilweise oder sogar vollständig untersagt.
7. Fazit
Um vor der Markenanmeldung ein mögliches Konfliktpotenzial mit älteren, bereits eingetragenen Marken ausfindig zu machen, ist es sinnvoll, eine Markenrecherche durchführen zu lassen. Gerne unterstützten wir Sie hierbei und beraten Sie, welche Rechercheart und welcher Umfang für Sie am sinnvollsten ist. Im Anschluss erhalten Sie einen Recherchebericht, mit allen relevanten Informationen und eine Einschätzung hinsichtlich des Risikos eines Konfliktes. Nach der Eintragung Ihrer Marke ist die Einrichtung einer Markenüberwachung empfehlenswert, um geeignete Maßnahmen zum Schutz Ihrer Marke umsetzen zu können. Vergleichbare Maßnahmen der Recherche und Überwachung sind für andere Schutzrechtsarten umsetzbar. Gerne unterstützen wir Sie bei der Erarbeitung und Umsetzung der für Sie passenden Strategien.
Als Schutzrechtsinhaber haben Sie eine Reihe an Möglichkeiten, um Risiken im Rahmen der Schutzrechtsverwendung zu beherrschen, die eigenen IP-Rechte effektiv durchzusetzen und somit gegen Rechtsverletzungen durch Dritte vorzugehen.
Am Beispiel von Marken zeigen wir Ihnen die folgenden Aspekte auf, damit Sie die Risiken bei der Verwendung von Kennzeichen erkennen, die damit zusammenhängenden rechtlichen sowie wirtschaftlichen Folgen vermeiden, und Ihre Marken effektiv durchsetzen.
Die folgende Darstellung gilt sowohl für den Fall, dass Dritte Ihre Marken verwenden, also auch für den Fall, dass Sie Marken von Dritten verwenden.
1. Welche negativen Folgen hat die Verwendung von Marken durch Dritte?
Wird eine Marke verletzt, stehen dem Markeninhaber die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung.
Je nach Fallkonstellation kann ein außergerichtliches oder ein gerichtliches Vorgehen notwendig werden.
a. Außergerichtliches Vorgehen
- Abmahnung
Es besteht die Möglichkeit, an Dritte eine Abmahnung wegen Markenverletzung samt einer strafbewehrten Unterlassungserklärung zu richten.
Damit verpflichtet sich der Verletzer, die Markenverletzung zu unterlassen.
Das deutsche Recht sieht vor, dass Sie bei einer berechtigten Abmahnung die anwaltlichen Vertretungsposten und einen Schadensersatz (als Schaden, der Ihnen durch die Verletzungshandlungen entstanden ist) von der Gegenseite erstattet bekommen. Die Höhe des Erstattungsbetrags richtet sich je nach Einzelfall.
Bitte beachten Sie, dass die Erstattung der Kosten von der Kooperationsbereitschaft der Gegenseite abhängt oder ggf. mit Hilfe einer Zwangsvollstreckung durchgesetzt werden kann. - Berechtigungsanfrage
Sollte bei der Prüfung der Drittangebote nicht eindeutig hervorgehen, dass es sich um eine Rechtsverletzung handelt oder Anhaltspunkte vorliegen, die darauf schließen lassen, dass der Dritte unter Umständen über eigene Schutzrechte verfügt, ist es sinnvoll eine sog. Berechtigungsanfrage als milderes Mittel zur Abmahnung zu stellen. Anderenfalls besteht das Risiko, wegen einer unberechtigten Abmahnung die damit verbundenen Kosten Gegenseite erstatten zu müssen.
Durch die Benutzungsanfrage wird der Dritte aufgefordert, Stellung zu der vermuteten Rechtsverletzung zu nehmen.
Kann der Dritte sein Recht auf Nutzung des Zeichens nicht belegen, erfolgt im nächsten Schritt eine Abmahnung samt Unterlassungserklärung (s.o.). - Anschreiben an Plattformbetreiber
Für den Fall, dass eine unberechtigte Kennzeichenverwendung im Internet stattfindet, bieten einige Plattformbetreiber eine Schlichtungsstelle an. Hier kann ein Hinweis an den Plattformbetreiber erfolgen mit dem Ziel, dass das entsprechende Angebot, welches Ihre Markenrechte verletzt, aus dem Internet entfern wird.
b. Gerichtliches Vorgehen
- Einstweilige Verfügung
Sollte keine Verhandlungsbereitschaft des Dritten für eine außergerichtliche Beilegung oder anderweitige Anhaltpunkte für ein dringendes Tätigwerden bestehen, kann ein einstweiliges Verfügungsverfahren bei Gericht notwendig werden. Dies ist sinnvoll, um den finanziellen Schaden schnellstmöglich zu begrenzen, die weitere unbefugte Verwendung der Marke im Eilverfahren gerichtlich zu untersagen und einen vorläufigen Rechtsschutz zu erlangen. - Markenverletzungsklage
Reagiert der Verletzer nicht auf die Abmahnung oder verletzt erneut die Markenrechte, kann beim zuständigen Zivilgericht eine Markenverletzungsklage eingereicht werden.
Der Markeninhaber kann vom Verletzer eine Unterlassung, Schadensersatz oder auch Auskunft fordern. Neben diesen Ansprüchen kann auch die Vernichtung oder der Rückruf der verletzenden Produkte gefordert werden. In der Praxis stehen hinter solchen Rückrufaktionen oft weitreichende wirtschaftliche Folgen. Zum einen entstehen Kosten für die Rücknahme, Vernichtung oder Umetikettierung der betroffenen Produkte. Zum anderen kann dies zu einem Verlust von Kundenvertrauen, Reputation und Marktanteilen führen. Daher sollte es eine klare Strategie für den Fall eines Produktrückrufs erarbeitet werden, die eine schnelle und transparente Kommunikation mit den beteiligten Parteien umfasst.
Die Durchsetzung der Markenrechte erfordert einen zeitlichen und finanziellen Aufwand. Der Kostenaufwand hängt sehr stark davon ab, wie das konkrete rechtsverletzende Angebot ausgestaltet ist, in welchem Umfang Sie gegen solche Drittangebote vorgehen möchten und wie viele Drittangebote ausfindig gemacht werden.
Zusammengefasst ist es ratsam, eine Schutzrechtsverletzung möglichst frühzeitig zu erkennen und zu beenden. Eine Einschätzung, welche der genannten Maßnahmen für Sie angemessen und zu empfehlen ist, beraten wir auf Ihren Fall zugeschnitten.